Proces patentowy

Wiele produktów i przedmiotów codziennego użytku, takich jak farmaceutyki, kosmetyki, butelki z szamponem, narzędzia, przykrywki na kubki z kawą, a nawet artykuły spożywcze, oznaczonych jest numerem patentowym. W ostatnim czasie sądy federalne w USA przeżywają istny wysyp powództw, w których podnoszony jest zarzut błędnego oznaczenia takich produktów z powodu wygaśnięcia patentów. Od 1 stycznia 2010 r. wniesiono ponad 1300 spraw o naruszenie paragrafu 292 United States Code (tzw. Ustawy o błędnych oznaczeniach - oryg. False Marking Statute). Zgodnie z nią każdy może w imieniu rządu USA wnieść pozew przeciwko każdej osobie lub jednostce, która błędnie oznaczyła artykuł jako opatentowany. Sprytni powodowie zbudowali na gruncie Ustawy o błędnych oznaczeniach lukratywny przemysł, który przeżywa teraz prawdziwy boom. Z powodu złych oznaczeń jedynie z samych ugód wypłacono tytułem odszkodowania kwotę sięgającą 10 mln dolarów.

Skąd się biorą pozwy?

Zgodnie z Ustawą o błędnych oznaczeniach powód może wnieść tzw. pozew qui tam przeciwko osobom fizycznym i przedsiębiorcom, którzy błędnie oznakowali swoje produkty. Nazwa qui tam pochodzi z łacińskiej frazy „Qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hoc parte sequitur” (w wolnym tłumaczeniu: „Kto pozywa za króla, pozywa za siebie samego”).

Specyfika tego pozwu polega na tym, że osoby fizyczne mogą wnosić pozwy w przedmiocie zasądzenia kary pieniężnej, chociażby same w ogóle nie poniosły żadnej faktycznej szkody. Tacy powodowie, zazwyczaj nazywani informatorami (org.: relator), są uprawnieni do podziału zasądzonej kary fifty-fifty z rządem USA. Natomiast zgodnie z brzmieniem paragrafu 292, produkt lub artykuł jest błędnie oznaczony, jeżeli patent, którym został oznaczony, wygasł, albo produkt lub artykuł nie był w ogóle objęty tym patentem.

Wytaczając powództwo o błędne oznaczenie, informatorzy mają obowiązek dowieść, że pozwani źle oznaczyli swoje produkty, by celowo wprowadzić w błąd odbiorców. Celowe wprowadzanie w błąd odbiorców, poprzez źle oznaczone patenty, może prowadzić do nałożenia znacznych kar pieniężnych, pozwalających ukarać naruszającego prawo karą do 500 dol. za każdy produkt lub artykuł, który został błędnie oznaczony.

Fakt nakładania kar za każdy produkt lub artykuł odgrywa znaczącą rolę przy decyzji o wniesieniu pozwu. Jest to spowodowane tym, że oznakowanie patentu bywa zwykle umieszczane na produktach, które wytwarza się na skalę masową, dlatego też informatorzy - w przypadku wygranej sprawy - otrzymują niebagatelne odszkodowania.

Najlepiej ukazuje to sprawa Pequignot v. Solo Cup Company, w której producent musiał stawić czoła zarzutom z paragrafu 292. Informator zarzucał Solo Cup Company, produkującej Dixie Cups® i wiele innych produktów jednorazowego użytku, że źle oznaczyła ponad 21 bilionów artykułów i pozwał przedsiębiorstwo za błędne oznaczenia swoich produktów wygasłymi patentami.

Ostatecznie sąd stwierdził, że Solo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie udowodniono, że będąc właścicielem patentu, pozwana spółka działała z zamiarem nieuczciwego oznaczenia swoich produktów. Jednakże gdyby informator wygrał sprawę, to sąd nałożyłby maksymalną karę pieniężną, co sprowadzałoby się do tego, że spółka byłaby zmuszona zapłacić 10 trylionów dolarów. Mówiąc obrazowo: część tej kary, przypadająca rządowi USA, wystarczyłaby do spłacenia jednej trzeciej amerykańskiego deficytu budżetowego.

Kto zaczął?

To właśnie kolosalne kwoty odszkodowań są powodem tak wielkiej liczby pozwów wnoszonych do sądów federalnych. Nakładanie kar pieniężnych za każdy źle oznaczony artykuł jest jednak stosunkowo nowym zjawiskiem w orzecznictwie w sprawach patentowych. To eldorado, wyrosłe z Ustawy o błędnych oznaczeniach, zapoczątkował wyrok Federalnego Sądu Odwoławczego Stanów Zjednoczonych (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) w sprawie The Forest Group, Inc. v. Bon Tool Company, w którym sąd zmierzył się z następującym pytaniem prawnym: jeżeli pozwany źle oznaczył swój produkt, to czy kara przewidziana w paragrafie 292 powinna być nałożona za decyzję o błędnym oznaczeniu, czy raczej za każdy czyn błędnego oznaczenia?

Sąd odpowiedział, że wykroczeniem zgodnie z ustawą był każdorazowy czyn błędnego oznaczenia produktu i uznał, że: „Paragraf 292 wymaga kary za każdy artykuł”. Sąd uznał też swoje rozumienie ustawy za chroniące interes Stanów Zjednoczonych w zapobieganiu błędnym oznaczeniom. Według sądu „penalizacja błędnych oznaczeń na zasadzie każdorazowej decyzji (w zamian za każdorazowy czyn) nie dostarczałaby wystarczającej motywacji dla informatorów - dzielących się zyskiem z nałożonej kary - do wytaczania powództw”.

Sprawa Forest Group stała się bodźcem do składania powództw z tytułu błędnych oznaczeń, ponieważ stworzyła możliwość zasądzania olbrzymich kwot. W konsekwencji wniesiono ponad 1300 pozwów qui tam na podstawie Ustawy o błędnych oznaczeniach. A że na podstawie paragrafu 292 (b) każdy ma prawo pozwać w imieniu USA, sprytni informatorzy muszą dokonać tylko minimalnej inwestycji w poszukiwanie błędnie oznaczonych produktów, aby następnie wnieść pozew. Koszty jego sporządzenia i wniesienia zazwyczaj nie są wysokie, a rygory ciężaru dowodu z tym związanego nie są specjalnie surowe.

W takim stanie rzeczy informatorzy mają niewiele do stracenia, a bardzo dużo do zyskania. Wnosząc pozew, stawiają oznaczających artykuły pomiędzy przysłowiowym młotem i kowadłem, gdyż oznaczający musi dokonać wyboru między wysokimi kosztami obrony i - w razie przegranej - kolosalną karą pieniężną, a zawarciem ugody na określoną kwotę, by oddalić widmo sprawy sądowej.

Ciężar dowodu po stronie informatorów

Aby udowodnić naruszenie paragrafu 292, informatorzy muszą spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze, muszą udowodnić, że oznaczony artykuł nie jest objęty żadnym patentem. Zazwyczaj chodzi tutaj o artykuły, które kiedyś były opatentowane, ale patent po pewnym czasie wygasł. Czasami też zdarza się, że chodzi o artykuły, które w ogóle nigdy nie były chronione patentem. Po drugie, informatorzy muszą udowodnić, że artykuł celowo został oznaczony znakiem patentowym, by wprowadzić odbiorców w błąd. Ten drugi element, który nakłada na informatorów wymóg przedłożenia dowodów oszustwa, stał się tarczą ochronną dla pozwanych, wnoszących o oddalenie powództwa qui tam z paragrafu 292.

Ogrom strat, jakie grożą pozwanym w przypadku omawianych powództw, stał się dla nich impulsem do odpierania zarzutów.

Jak się bronić?

W początkowej fazie przedmiotowych procesów pozwani wnosili przeciwko informatorom tzw. standing objections, czyli sprzeciwy nie pozwalające na przyjęcie sprawy do rozpoznania. Podnosili, że informatorzy nie ponoszą żadnych szkód i dlatego nie mają legitymacji procesowej do bycia stroną w sprawie. Sprzeciwy te okazały się być jednak nieprzydatne, gdyż sądy uznały, że informatorzy mają prawo stanąć przed sądem bez względu na to, czy ponieśli faktyczną szkodę w sprawie, czy nie.

Zastanówmy się na chwilę nad logiką takiego rozumowania. Załóżmy, że pijemy z kubka, który został fałszywie oznaczony jako opatentowany (technologia kubków nie jest już patentowana). Czy ponosimy jakąkolwiek szkodę? Sądy wyszły z założenia, że informatorzy mają legitymację do wytaczania powództw qui tam, gdyż pozywają oni po to, by naprawić szkodę, jaką poniosły Stany Zjednoczone jako państwo.

Pozwani, broniąc się przed qui tam, poczuli się jednak mocniejsi poprzez podniesienie zarzutu, że nastąpiło wyłączenie konstytucyjnej „klauzuli dbałości”, zgodnie z którą to prezydent „winien zadbać o dokładne egzekwowanie praw”( U.S. Const. art. II, § 3). Jako taka, każda ustawa Kongresu, która przenosi władzę ścigania przestępstw przeciwko Stanom Zjednoczonym na inną osobę niż na prezydenta czy na władzę wykonawczą, może naruszać przepisy artykułu II Konstytucji i „klauzulę dbałości”. Jednakże poglądy sądów na tę kwestię są niejednolite. Wytyczne Federalnego Sądu Odwoławczego Stanów Zjednoczonych w tym przedmiocie powinny wyjaśnić kontrowersje na temat omawianego podziału kompetencji.

Domniemanie zamiaru wprowadzenia w błąd

Krytycznym orzeczeniem w przedmiocie odpierania zarzutów błędnie oznakowanych produktów w sytuacji, gdy patent już wygasł, jest orzeczenie wydane w sprawie BP Lubricants. Ponieważ powództwa qui tam są zawsze podobne – skoro pozwani są przedsiębiorcami – powinni byli wiedzieć, że błędnie oznaczają produkt, sądy zobligowały informatorów do przedkładania szczegółowych faktów dowodzących zamiaru wprowadzenia w błąd po stronie pozwanych. Stanowi to „wentyl bezpieczeństwa”, zapewniający, że do rozpoznania trafią tylko zasadne powództwa.

Powództwo z paragrafu 292 musi dostarczać obiektywnych wskazówek, które pozwolą powziąć uzasadnioną konkluzję, że pozwany był świadomy tego, że patent wygasł. Głównym zadaniem sądu jest rozstrzygnięcie kwestii, co właściwie stanowi „obiektywną wskazówkę”, która uzasadnia konkluzję, że pozwany wiedział, iż jego artykuły były źle oznaczone. W wydanym ostatnio orzeczeniu w sprawie Public Patent v. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sąd ustalił, że takie domniemanie „obiektywnej wskazówki” istniało, ponieważ patenty były przedmiotem poprzedniego sporu sądowego. Jak wywodził sąd, „spór sądowy o egzekucję praw patentowych powinien dać pozwanemu podstawową wiedzę o dacie wygaśnięcia i zakresie patentu”.

Iść czy nie iść na ugodę?

Jeżeli informator przejdzie pomyślnie stadium przedstawiania zarzutów, pozwany zostaje postawiony przed trudną decyzją. Na tym etapie bowiem koszty procesu i postępowania dowodowego jawią się jako poważna przeszkoda. W ostatnich piętnastu miesiącach 180 powództw z Ustawy o błędnych oznaczeniach zostało polubownie rozstrzygniętych w formie ugody, a średnia kwota uzyskana na podstawie ugody wynosiła 53 tys. dolarów (dane z 3 czerwca 2011 roku).

Chociaż ugoda może być mniej kosztowna niż spór sądowy, to jednak podjęcie decyzji o jej zawarciu nie jest pozbawione obaw. Z uwagi na to, że to właściwie Stany Zjednoczone są stroną sporu, a ustawa nie przewiduje konieczności faktycznego uczestnictwa rządu w sporze, pojawia się kwestia ostateczności takich ugód. Jeżeli osoba, która rzekomo źle oznaczyła produkt, zawrze ugodę z informatorem, to taka ugoda niekoniecznie powstrzyma innego informatora przed wniesieniem pozwu o to samo naruszenie. Co prawda Stany Zjednoczone otrzymują połowę wskazanej w ugodzie sumy, jednak nie są stroną ugody, dlatego też kwestią sporną pozostaje to, czy rząd Stanów Zjednoczonych zwolnił od odpowiedzialności osobę, której zarzuca się błędne oznaczenia. Zatem ostateczny wyrok sądowy wydaje się gwarantować pozwanym większą pewność i mogą oni chętniej wybierać proces jako formę rozstrzygania sporów qui tam.

Regulować, aby ratować?

Aby zmienić bieg powództw qui tam, uchwalono dwa projekty ustaw, które mają bezpośrednio wpłynąć na unormowanie procedury qui tam z paragrafu 292 (b). Pierwszy samodzielny projekt przewiduje zawężenie kręgu osób uprawnionych do występowania z powództwami na podstawie Ustawy o błędnych oznaczeniach, ustanawiając jako uprawnionych tylko Stany Zjednoczony, jako państwo, i te osoby, które „w wyniku naruszenia przedmiotowej ustawy poniosły szkodę z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji”, tzw. competitive injury (Patent Lawsuit Reform Act z 2011 roku). Projekt ograniczyłby także karę pieniężną do łącznej kwoty 500 dolarów za wszystkie naruszenia na podstawie ustawy.

Drugi projekt (Patent Continuing Disclosure Act) zmienia zapis paragrafu 292 w taki sposób, że ustanawia wyjątek dla patentów, które wygasły. Zgodnie z projektem, artykuły oznaczone wygasłymi patentami nie naruszałyby ustawy, o ile od momentu wygaśnięcia patentu nie nastąpiła zmiana w procesie ich produkcji.

Parlament obecnie zastanawia się nad obszerną reformą prawa patentowego, ale do tej pory nie zostało przeprowadzone żadne głosowanie w tej kwestii. Jeżeli parlament uchwali omawiane projekty, będzie to cios dla przemysłu egzekwującego fałszywe oznaczenia. Chociaż można sobie wyobrazić, że osoby, które znalazły źle oznaczony patent, mogą próbować na własną rękę poszukiwać innych podmiotów, które poniosły szkodę i namawiać je do wniesienia pozwu, to jednak wszelkie odszkodowania będą ograniczone do faktycznej szkody poniesionej z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, co z kolei może być trudne i kosztowne do udowodnienia.

Kongres nie uznał reformy za priorytetową. Powodowie w 2011 roku jeszcze nie osłabli w zapale i jak razie nie widać spowolnienia w składaniu pozwów o błędne oznaczenia. Poza tym, Federalny Sąd Odwoławczy Stanów Zjednoczonych musi jeszcze określić jakie fakty w wystarczającym stopniu statuują odpowiedzialność pozwanych co do zasady. Bez wątpienia jednak zagadnienie błędnego oznaczania patentami będzie w najbliższych miesiącach szeroko dyskutowanym obszarem prawa patentowego.

Milena Bodych

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>

Nasze porady są ubezpieczone